¿Puede vender productos de marca un distribuidor no autorizado?

1. LA DISTRIBUCIÓN SELECTIVA

2. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL DE LOS DISTRIBUIDORES NO AUTORIZADOS

2.1 NORMATIVA A FAVOR DEL DISTRIBUIDOR NO AUTORIZADO

2.2 NORMATIVA A FAVOR DE LA MARCA

2.3 INTERPRETACIÓN EN EUROPA

3. SENTENCIAS DE LITIGIOS ENTRE MARCA Y DISTRIBUIDOR NO AUTORIZADO

3.1. A FAVOR DE LA MARCA

3.2. A FAVOR DEL DISTRIBUIDOR NO AUTORIZADO

3.3. PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO

4. RESUMEN

5. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. LA DISTRIBUCIÓN SELECTIVA

El presente artículo hace un repaso a la problemática legal de la limitación por parte de las marcas a la libre distribución de sus productos por distribuidores no autorizados.

¿Tienen las marcas la facultad legal de poder imponer restricciones de venta fuera de sus canales de distribución? En caso afirmativo, ¿Qué limitaciones y bajo qué requisitos?

Por una parte, ciertas marcas restringen la libre venta de sus productos mediante la creación de una Red de Distribución Selectiva a la cual es necesario adherirse para tener la capacidad legal, según ellos, de vender sus productos como distribuidor autorizado y bajo unos requisitos impuestos por la marca,  formando así parte de su red de distribución.

Por otro lado, los comerciantes ajenos a los canales de distribución exclusivos impuestos por las marcas y que no han suscrito ningún contrato de distribución autorizada, defienden la libertad para poder revender los productos de la marca sin formar parte de su red de distribución.

 

2. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL DE LOS DISTRIBUIDORES NO AUTORIZADOS.

Legislación que afecta al Distribuidor No autorizado:

• Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
• Ley 3/1991 de Competencia Desleal
• REGLAMENTO (CE) N° 40/1994, del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
• Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas
• REGLAMENTO (UE) Nº 330/2010  DE  LA  COMISIÓN de  20  de  abril  de  2010

 

2.1 NORMATIVA A FAVOR DEL DISTRIBUIDOR NO AUTORIZADO:

– REGLAMENTO (CE) N° 40/1994, del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria

– Art 13.1 RMC:

“Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria”,

“1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos ya comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento”.

– Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

– Art. 36 de la Ley de Marcas:

“1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

 2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

• Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas

– El art 7 de la Directiva:

“Agotamiento del derecho conferido por la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.”

Por imposición europea la legislación nacional ha traspuesto las directivas y los reglamentos comunitarios referentes a las marcas y su distribución.

El principio de Agotamiento de Marca, incluido en el art. 36 de la Ley de Marcas nacional, impide al titular de la marca ejercer, prohibir o impedir posteriores comercializaciones de un producto ya introducido en España y en el Espacio Económico Europeo.

Este principio consagra las facultades derivadas de la titularidad de la marca, de manera que si bien corresponde en exclusiva al titular de la marca la primera comercialización de los bienes o servicios identificados por ese signo, una vez realizada dicha comercialización directamente por él titular o con su consentimiento, no puede ya impedir que los terceros efectúen las comercializaciones posteriores en un régimen de libre comercio.

La limitación que establece la legislación al respecto es, como prevé el punto 2º del art. 36, cuando “el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización”.

Inicialmente los supuestos estaban tasados a una modificación o alteración física de los productos.
Sin embargo, con posterioridad, las sentencias del TJUE casos Apothekerverband (C-322/01) y Ker Optika (C-108/09), STJCE de 4 de noviembre de 1997 – asunto Parfums Christian Dior y posteriormente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 13 de Octubre de 2011, asunto C-439/09, han sentado jurisprudencia y ampliado estas condiciones, de forma que no solo basta con alterar el estado de los mismos, sino que cuando el titular de la marca alegue y pruebe que su interés legítimo se está viendo afectado por la comercialización ulterior, de forma que la comercialización de un producto por parte del tercero no autorizado menoscaba el valor de la marca o reputación de su titular, tendrá derecho a solicitar la paralización de la venta por parte de este.

Por ejemplo, puede ser el caso de la comercialización de productos de lujo, como pueden ser complementos de mujer de gran valor (bolsos de 2000€, zapatos de 1.200€), relojes de hombre de grandes marcas, etc. La esencia de estos productos, lo que busca la marca, es darles un valor muy por encima de su precio, a base de costosas campañas de publicidad y marketing, haciéndolos inalcanzables para un sector de la población y deseados por un tipo de publico objetivo que valora la exclusividad. El hecho de que los distribuidores no autorizados consigan introducir los productos a un precio por debajo del valor de venta que aconseja/impone la marca, ha entendido la jurisprudencia que afecta a esta situación.

 

2.2 NORMATIVA A FAVOR DE LA MARCA:

–Art. 13.2 del RMC:

Excepción al 13.1: “2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

-Art. 5.1. de la Directiva 89/104/CEE: “La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico.”

–Art. 7.2 de la Directiva 89/104/CEE:

“2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

–Art. 34.2 de la ley de marcas:

34.2. “El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

1.a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada”

Las excepciones de la legislación en favor de las marcas y la jurisprudencia citada del punto 2.1, han favorecido la situación de conflictos y la confrontación en los Tribunales que se detalla en el punto siguiente.

Estas excepciones confieren al titular de marca registrada un derecho exclusivo (art 5.1 de la Directiva 89/104/CEE y 9.1 RMC) pero no absoluto.

 

2.3 INTERPRETACIÓN EN EUROPA

Además de las sentencias del TJUE Apothekerverband (C-322/01), Ker Optika (C-108/09), y TJUE de 13 de Octubre de 2011, asunto C-439/09, que han sentado la interpretación de la legislación comunitaria del REGLAMENTO (CE) N° 40/1994, del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas y REGLAMENTO  (UE)  Nº 330/2010  DE  LA  COMISIÓN de  20  de  abril  de  2010, es importante destacar la Directriz 54 para la correcta interpretación del reglamento (UE) 330/2010, que ha establecido que:

“Las marcas no pueden prohibir la venta online de sus productos a sus distribuidores, pero sí pueden exigir como condición sine qua non para esta comercialización que el distribuidor cuente con un punto de venta físico en el que el cliente pueda recibir un trato directo y personalizado, en el que pueda probar o devolver productos, etc.”

Y para que ello sea exigible debe existir una causa razonable, que en este caso es la protección adecuada del prestigio de la marca.

A día de hoy, el debate no está zanjado y El Tribunal Supremo Regional de Frankfurt (Alemania) ha elevado varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (Cuestiones aún sin resolver), para que determine si, en el marco de un sistema de distribución selectiva, el fabricante puede impedir que los distribuidores autorizados vendan sus productos por medio de plataformas online de terceros ajenos a la red, con independencia de que dichas plataformas cumplan con las condiciones de distribución selectiva exigidos a sus miembros.

Es decir, se le ha planteado al TJUE si los distribuidores autorizados, o las plataformas utilizadas por éstos, cumplen o no con los requisitos exigibles al carácter selectivo exigido por el titular de la marca, dando lugar por lo tanto una posible infracción de los derechos marcarios concernidos, sino respecto a si es posible prohibir a esos mismos distribuidores autorizados que realicen ventas por medio de dichas plataformas, con independencia de que se cumplan los requisitos previamente exigidos para mantener el aurea de lujo o exclusividad pretendida, sin que ello pueda suponer una restricción a la libre competencia.

 

3. SENTENCIAS DE LITIGIOS ENTRE MARCA Y DISTRIBUIDOR NO AUTORIZADO

3.1. A FAVOR DE LA MARCA

1. Sentencia nº 124/2015, de 11 de junio de 2015, dictada por la sección del Tribunal de Marca Comunitaria de la Audiencia Provincial de Alicante (asunto l’Oréal).

Dicho Tribunal declaraba que los titulares de marcas de lujo están legitimados para exigir a los revendedores en línea no autorizados las mismas condiciones cualitativas de venta selectiva y diferenciada que observan los distribuidores oficiales.

2. Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca, en su Sentencia núm. 103/2015 de 10 abril,

Se aprecia la existencia de infracción de los derechos marcarios de Bulgari por la venta online de sus productos en plataformas online consideradas low cost y por lo tanto apartadas de la imagen de lujo que buscan transmitir.

La sentencia determina que las marcas pueden exigir a los que quieran comercializar por internet marcas de lujo que dispongan de un establecimiento abierto al público, y ello porque sólo en un punto de venta físico pueden cumplirse determinadas condiciones concretas que ayudan a mantener el prestigio de la marca: elementos publicitarios físicos, prueba física del producto, asesoramiento personal, etc.

3. SAP Barcelona 29 de octubre de 2014

Extracto de sentencia:

“La selección de los distribuidores debe basarse en criterios objetivos y justificados en la razón de ser de la propia red selectiva. En el caso que nos ocupa, aquellos comerciantes que quieran ser distribuidores autorizados de los productos de la marca de lujo deberán cumplir una serie de requisitos encaminados a asegurar el mantenimiento del prestigio de tal marca: sus puntos de ventas deberán tener determinadas ubicaciones y deberán respetar unos concretos criterios de imagen, disponer de un determinado número de vendedoras/es especializados que asistan a los cursos de formación impartidos por las marcas, mantener stocks y gamas, etc. “

4. Audiencia Provincial de Alicante, sec. 8ª, S 3-10-2013, nº 389/2013, rec. 253/2013

“El crecimiento imparable del comercio electrónico, con las oportunidades que conlleva para los titulares de marca, no está exento de algunos riesgos. La proliferación de páginas web que hacen posible la venta indiscriminada de productos de categorías y segmentos muy diversos puede llegar a comprometer la reputación y prestigio del signo distintivo. Pero no por el hecho en sí de que la distribución de los productos se lleve a cabo por Internet, lo que resultaría paradójico si pensamos en la sacralización actual de la red como medio idóneo para las transacciones comerciales; la ilicitud de estas ventas deriva más bien de las condiciones en que los productos son ofertados en la web. Así lo entiende el Tribunal ofreciendo una aproximación casuística al problema de determinar si en estas reventas debe operar el principio general del agotamiento del derecho o la excepción que contempla la propia ley. Incluso tratándose de productos de alta gama, la conclusión pudiera no ser la misma en todos los casos: la confrontación entre las propias condiciones fijadas por el titular de la marca para el establecimiento de su red de distribución con las condiciones en que las mercancías son distribuidas en Internet, a la luz de la función de condensación del prestigio que desempeña la marca, será clave en cada caso para llegar a una conclusión u otra.”

5. Jdo. De lo mercantil n. 4 Madrid sentencia: 00122/2012

“Que estimando la demanda interpuesta debo declarar y declaro que la comercialización llevada a cabo por las demandadas constituye un acto de violación de derechos de marca y competencia desleal, debiendo condenar a las demandas a estar y pasar por dicha declaración, a no comercializar y cesar en la comercialización”

6. Juzgado De Lo Mercantil Nº 2 de alicante Nº 000167/2015 de fecha 7/10/2015

“Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda…tiene derecho de exclusiva para la primera comercialización en España de los productos distinguidos con estas marcas en las clases registradas salvo que hayan sido previamente comercializados en el Espacio Económico Europeo por su titular o por tercero con su consentimiento; Que como titular de estas marcas ostenta el derecho de prohibir que se comercialicen aquellos productos distinguidos con sus marcas en los que se haya cancelado el número de lote o código de trazabilidad.”

 

3.2. A FAVOR DEL DISTRIBUIDOR NO AUTORIZADO

1. Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 11 de marzo de 2013,

Sentencia que inicialmente estima las pretensiones del distribuidor no autorizado, pero que posteriormente revoca la Audiencia Provincial y confirma el Tribunal Supremo.

2. El juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante, en su sentencia de marzo de 2008

Sentencia desestimatoria para el demandado, pero que respecto a Outletwatches es beneficiosa puesto que establece que:

“si los productos que se venden a través de la web, son auténticos, se presentan y publicitan junto a otros productos de igual o superior calidad y se entregan en buen estado, esta forma de venta online no es por sí sola desmerecedora o afecta negativamente al aura de glamour o lujo del producto y de la marca.”

Lamentablemente tan solo he podido encontrar estas sentencias que fallan a favor del distribuidor no autorizado la primera y en algún punto favorable la segunda.

 

3.3. PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO

¿Cuál es la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo?

La Sala Primera del Supremo establece las siguientes conclusiones:

(i) Por un lado, que la comercialización fuera del sistema de distribución selectiva, incluso si se realiza on line, no constituye, por sí misma, un motivo legítimo que permita al titular de la marca oponerse a la comercialización ulterior de los productos y, por tanto, excepcionar el agotamiento de la marca. Y es que considera que éste resulta un término demasiado general y que suele incluir la obligatoriedad de tener un punto de venta físico, lo cual constituye una restricción injustificada de la libre competencia por lo que no puede considerarse un motivo legítimo para excepcionar el agotamiento.

(ii) Por otro lado, que el hecho de que el envase en que se presenta el producto no haya sido alterado no excluye que puedan concurrir motivos legítimos para excepcionar el agotamiento de la marca.

(iii) Que está justificada la excepción al agotamiento de la marca cuando las circunstancias en que se comercializan los productos afectan negativamente a las funciones de dicha marca y, por tanto, produce un perjuicio a las mismas.

(iv) Finalmente, que comercializar productos distinguidos con las marcas de alta gama bajo ciertas circunstancias representa una infracción del derecho marcario, entre ellas:

1. el nombre del dominio de la página web en la que se comercializan las marcas de lujo (por ejemplo, incluyendo el término “outlet”).

1. débil imagen de las marcas de lujo debido al sistema de localización esencialmente alfabético,

1. presentación de productos con otros de inferior calidad,

1. limitación de la gama de productos,

1. limitación de estocaje,falta de novedades, y

1. no admisión de la devolución de productos.

En consecuencia, el Supremo confirma casi en su totalidad la anterior Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), de 3 de octubre de 2013, en relación a que en el presente litigio los derechos de exclusiva de las actoras han sido vulnerados, si bien decide modificar la redacción del fallo por cuanto dicha infracción no se produce porque se hayan comercializado productos de cosmética de alta gama fuera de su red de distribución selectiva, sino porque en este caso se daban una serie de circunstancias que generaban un perjuicio para la imagen de lujo de dichas marcas, es decir, se producía una vulneración de la función condensadora del prestigio.

 

4. RESUMEN

La marca defiende:

Se pretende la distribución selectiva en la necesidad de asegurar el prestigio de la marca, por cuanto el medio de distribución en sí mismo, es parte del valor añadido de la misma. Es decir, sistemas de distribución selectiva se construyen sobre la base de marcas notorias o renombradas y tienen por objeto productos y servicios que destacan generalmente por su elegancia, distinción o excelencia, imponiendo usos y practicas concretas en la presentación de sus productos, las campañas informativas y la asistencia al cliente.

El distribuidor no autorizado defiende:

El argumento de estas distribuidoras es que la ley sólo impide vender una marca de prestigio sin un acuerdo expreso si se hace en condiciones que afecten a su prestigio o imagen de marca, pero que es perfectamente legítimo en el libre mercado vender un producto sin autorización mientras se haga de la misma forma que los distribuidores autorizados.

Se apela a la vulneración del derecho de agotamiento de Marca (Art. 36 de la Ley de Marcas: El principio de Agotamiento de Marca) y en la acción de competencia desleal.

Sentencia del TS:

Bajo el criterio del TS y de las sentencias que han fallado a favor de la marca, la venta de productos considerados de lujo, sin cualificación profesional del personal, sin un punto de venta físico, con precios por debajo de mercado,  y bajo la denominación de “outlet” o con un tipo de venta similar, puede considerarse un desprestigio de marca y existe una alta posibilidad de ser condenado en un procedimiento judicial.

Respecto al término “outlet”, según lo que analiza la sentencia del TS, tampoco favorece dado que:

“En tercer lugar la Sentencia analiza si el nombre de dominio de la página web puede también incidir en la imagen y prestigio de la marca. El Tribunal observa que en este caso, el nombre de dominio «outletbelleza» es lo suficientemente expresivo de una forma de comercio caracterizada, precisamente, por todo aquello que contraría el servicio más exquisito y exclusivo en el comercio. La denominación de la página web transfiere a la mente del consumidor la idea de productos o descatalogados o fuera de moda o de temporada o con defectos o más baratos por razón de la supresión de servicios normalmente anexos al producto o la marca en condiciones de venta normal, lo que en absoluto resulta compatible con la imagen que las marcas quieren preservar.”

De este modo si vendiéramos un producto que no fuera de lujo, nos podríamos agarrar a la corriente jurisprudencial que establece que las marcas no pueden prohibir la reventa si ya han vendido una vez, pero en caso contrario no vería factible defender esta postura.

 

5. PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

-¿PUEDO VENDER EN ESPAÑA PRODUCTOS DE MARCA?

Según lo expuesto y como han resueltos los Tribunales, en caso de ser demandado, dependerá básicamente del tipo de producto que vendas y si esa venta perjudica de algún modo a la marca, como puede ser el caso de la  imagen.

-¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENEN LOS MAYORISTAS QUE ME VENDEN?

No he encontrado sentencias que condenen al distribuidor autorizado que vende al distribuidor no autorizado, porque para ello, debe ser el distribuidor no autorizado el que demande a posteriori para reclamar la cuota de responsabilidad del distribuidor autorizado en la condena. Los distribuidores no autorizados no están por la labor de meterse en más gastos.

Sin embargo, como explico en el último punto, considero que este podía ser la estrategia de defensa ante una posible demanda.

-¿CUÁLES SON LAS  CONSECUENCIAS DE VENDER?

Las sentencias analizadas condenan a:

-Multa  por daños y perjuicios del 5%  de la cifra de negocios.

-Una indemnización por el desprestigio de marca al 1% de la cifra de negocios.

-¿CÓMO DEFENDEMOS UNA POSIBLE DEMANDA?

Dado que la defensa del distribuidor según el derecho de venta y de agotamiento de marca no ha tenido sentencias favorables, en caso de ser demandado se debería defender,

Por una parte la falta de legitimación de la marca para demandar a los distribuidores no autorizados, dado que son ellos mismos los que venden sus productos a distribuidores autorizados que a su vez venden fuera de sus canales de distribución, pero que no son demandados en ningún caso.

En caso de ser demandados se debe analizar si podría considerarse una falta de litisconsorcio pasivo o falta de legitimación activa por connivencia. No se debe pasar por alto el doble rasero de las marcas.

Por otro lado, y subsidiariamente, intentar minimizar o resaltar la escasa incardinación de los productos que se están vendiendo, si es el caso, en las condiciones que establece la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo. Por ejemplo, la escasa necesidad de formación especializada en la venta de este producto y del nulo desprestigio provocado.